(0)
Работа под одной торговой маркой: как правильно заключить договор

Работа под одной торговой маркой: как правильно заключить договор

13 Февраля 2015
Предлагаем Вашему вниманию материал электронного аналитического еженедельника «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН». Издание входит в системы ЛІГА:ЗАКОН. По вопросам использования изданий «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН» и «ЮРИСТ & ЗАКОН» или их подключения обращайтесь по тел.: (044) 501-3-700.





Существует несколько способов передачи имущественных прав на торговую марку, без получения которых ее использование будет неправомерным. Об этом "БУХГАЛТЕР&ЗАКОН" расскажет в статье.

Имущественными правами интеллектуальной собственности на торговую марку являются (ч. 1 ст. 495 ГКУ):

1) право на использование торговой марки;

2) исключительное право позволять использование торговой марки;

3) исключительное право препятствовать неправомерному использованию торговой марки, в том числе запрещать такое использование;

4) другие имущественные права интеллектуальной собственности, установленные законом.

.   
Законы, связанные с этой статьей, подробные консультации, комментарии налоговых органов – все это Вы найдете в системах ЛІГА:ЗАКОН.

Закажите бесплатную презентацию
Использованием знака признается (ч. 4 ст. 16 Закона № 3689):
  • нанесение его на любой товар, для которого знак зарегистрирован, упаковку, в которой содержится такой товар, связанную с ним вывеску, этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, хранение такого товара с указанным нанесением знака с целью предложения для продажи, предложение его для продажи, продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз);
  • применение его в ходе предложения и предоставления любой услуги, для которой знак зарегистрирован;
  • применение его в деловой документации, в рекламе или в сети Интернет.
Знак признается использованным, если он применен в форме зарегистрированного знака, а также в форме, отличной от зарегистрированного знака лишь отдельными элементами, если это не изменяет в целом отличительность знака.

По мнению ВХСУ, изложенному в п. 67 Постановления № 12, предложение для первой продажи товара с нанесенным знаком, который используется без разрешения его владельца, является нарушением прав на знак. Хранение же продукции со знаком, который используется без разрешения его владельца, признается нарушением прав на знак, если оно осуществляется с целью введения такой продукции в хозяйственный оборот.

Имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку принадлежат, если другое не установлено договором (ч. 2 ст. 495 ГКУ):
  • владельцу свидетельства;
  • владельцу международной регистрации;
  • лицу, торговая марка которого признана в установленном законом порядке хорошо известной.
Согласно ч. 9 ст. 16 Закона № 3689 имущественные права интеллектуальной собственности могут быть переданы в соответствии с законом полностью или частично другому лицу на основании:
  • договора о передаче права собственности на знак;
  • лицензионного договора – по такому договору выдают лицензию на использование знака (международного знака). На основании лицензионного договора владелец свидетельства (лицензиар) может выдать любому лицу (лицензиату) исключительную или неисключительную лицензию на использование знака.
Вместе с тем в ч. 1 ст. 1107 ГКУ приведен более широкий перечень видов договоров относительно распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности, а именно:
  • лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности. Такая лицензия может быть оформлена как отдельный документ или являться составной частью лицензионного договора (ч. 2 ст. 1108 ГКУ);
  • лицензионный договор. При этом считается, что по лицензионному договору предоставляется неисключительная лицензия, если другое не установлено лицензионным договором (ч. 4 ст. 1109 ГКУ);
  • договор о создании по заказу и использовании объекта права интеллектуальной собственности;
  • договор о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности;
  • другой договор относительно распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности.
Лицензии могут быть следующих видов (ч. 3 ст. 1108 ГКУ):
  • исключительная лицензия – выдается лишь одному лицензиату и исключает возможность использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, которая ограничена этой лицензией, и выдачи им другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере;
  • единичная лицензия – выдается лишь одному лицензиату и исключает возможность выдачи лицензиаром другим лицам лицензий на использование объекта права интеллектуальной собственности в сфере, которая ограничена этой лицензией, но не исключает возможность использования лицензиаром этого объекта в указанной сфере;
  • неисключительная лицензия – не исключает возможность использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, которая ограничена этой лицензией, и выдачу им другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере.
Лицензиат, которому владельцем свидетельства (международной регистрации знака) передано право на использование знака (международного знака) по договору об исключительной лицензии, в пределах срока ее действия и в объеме переданных ему прав может выдавать лицензию на использование знака при условии предоставления ему такого права владельцем свидетельства (международной регистрации знака).

В то же время для проведения такой передачи сведения о лицензии должны быть (п. 1.5 Инструкции № 576):

1) опубликованы в официальном бюллетене "Промислова власність";

2) внесены в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг или в Реестр лицензионных договоров об использовании международного знака.

Договор о передаче права собственности на знак и лицензионный договор считаются действительными, если они заключены в письменной форме и подписаны сторонами (ч. 9 ст. 16 Закона № 3689, ч. 2 ст. 1107 ГКУ). В случае несоблюдения письменной формы такого договора он является ничтожным (ч. 2 ст. 1107 ГКУ).

Лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности, лицензионный договор, а также договор о создании по заказу и использовании объекта права интеллектуальной собственности и договор о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности не подлежат обязательной государственной регистрации (ч. 1 ст. 1114 ГКУ). Их государственная регистрация осуществляется по требованию лицензиара или лицензиата.

Однако факт передачи исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности подлежит государственной регистрации (ч. 2 ст. 1114 ГКУ).

По этому поводу ВХСУ в п. 67 Постановления № 12 заметил, что договор о передаче исключительных имущественных прав на знак для товаров и услуг (торговую марку), хоть и должен выполняться сторонами с момента его подписания, непосредственно не предоставляет новому владельцу исключительных имущественных прав на него, которые переходят лишь с момента осуществления государственной регистрации. Если такая регистрация не состоялась, лицо, которому по договору передавалось право собственности на знак для товаров и услуг (торговую марку), не приобретает права владельца по свидетельству.

Порядок проведения указанной регистрации изложен в Инструкции № 576.

Следует учесть: для того чтобы сведения о передаче имущественных прав на знак были внесены в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг или в Реестр лицензионных договоров об использовании международного знака, в договоре необходимо указать следующую информацию.

В договоре о передаче права собственности на знак (пп. 2.3.1 Инструкции № 576):
  • стороны договора;
  • предмет договора;
  • номер свидетельства;
  • перечень товаров и услуг с указанием классов Международной классификации товаров и услуг для регистрирования знаков (принята Ниццким договором от 15.06.1957 года, действующим в Украине с 29.12.2000 г.), на которые распространяется передача права собственности;
  • местонахождение (местожительство) сторон.
В лицензионном договоре (пп. 2.3.2 Инструкции № 576):
  • стороны лицензионного договора;
  • предмет лицензионного договора;
  • номер свидетельства (международной регистрации знака);
  • перечень товаров и услуг с указанием классов Международной классификации товаров и услуг для регистрирования знаков, для которых передается право на использование знака (международного знака);
  • объем передаваемых прав;
  • вид лицензии (исключительная или неисключительная);
  • срок действия лицензионного договора;
  • территория действия лицензионного договора;
  • местонахождение (местожительство) сторон.
При этом лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров и услуг, изготовленных или предоставленных по нему, не будет ниже качества товаров и услуг владельца свидетельства (международной регистрации знака) и что последний будет осуществлять контроль за выполнением этого условия (ч. 8 ст. 16 Закона № 3689).

Субъекты права на торговую марку, осуществляющие посредническую деятельность, на основании договора с производителем товара (услуг) могут использовать свою торговую марку с торговой маркой производителя, а также вместо его торговой марки (ч. 5 ст. 157 ХКУ, ч. 11 ст. 16 Закона № 3689).

Право интеллектуальной собственности на торговую марку может быть передано в виде вклада в уставный капитал субъекта хозяйствования (ч. 6 ст. 157 ХКУ, ч. 3 ст. 424 ГКУ).

Заметим также, что если торговая марка используется на основании договора коммерческой концессии (договора франчайзинга), то такой договор подлежит регистрации органом, осуществившим государственную регистрацию правовладельца (ч. 2 ст. 1118 ГКУ, ч. 2 ст. 367 ХКУ).

На данный момент порядка проведения такой регистрации нет, что вызывает проблемы с его практическим применением. С 21.04.2015 г. эти действия будут регламентироваться Порядком государственной регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии), утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 29.09.2014 г. № 1601/5.

Важный момент: в соответствии с ч. 6 ст. 16 Закона № 3689 если товар был введен в гражданский оборот путем продажи его собственником знака (или по его согласию), то на последующие продажи этого товара (в том числе на его ввоз на таможенную территорию Украины) лицензию или другие договоры на использование имущественных прав получать не нужно. Это подтверждают и суды (см. определение Киевского апелляционного административного суда от 07.03.2013 г. по делу № 2а-13416/12/2670, постановление апелляционного суда Одесской области от 07.03.2014 г. № 33/785/146/14).

В случае продажи товара с нанесенным торговым знаком, принадлежащим такому продавцу, отсутствуют основания для заключения лицензионного договора, которым покупателю предоставляется право на использование знака, так как такое право принадлежит и реализуется в данном случае самым правообладателем торгового знака путем продажи производимого им соответствующего товара с этим знаком, а потому не могут существовать и правовые основания для уплаты лицензионных платежей за действие, которое согласно закону не требует разрешения правообладателя.

(постановление Киевского апелляционного административного суда от 16.10.2013 г. по делу № 2а-16725/12/2670)

В частности, было указано, что обычно по этому поводу возникают конфликтные ситуации с таможенными органами, которые предписывают включать выплачиваемые правовладельцу роялти в таможенную стоимость импортируемых товаров на основании п. 3 ч. 10 ст. 58 ТКУ и Порядка включения суммы роялти и других лицензионных платежей в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за оцениваемые товары, при определении их таможенной стоимости, утвержденного постановлением КМУ от 21.05.2012 г. № 446.

Во избежание налоговых потерь в виде таможенных пошлин и ввозного НДС стороны стараются заключить лицензионные договоры так, чтобы они не относились напрямую к ввозимым товарам. В частности, нередко по таким договорам роялти выплачиваются за использование знака в рекламе продаваемых товаров.

Таможенники, обнаружив при проверке подобные лицензионные договоры, включают выплаченные роялти в таможенную стоимость товаров и доначисляют таможенные платежи.

Причем в некоторых случаях налоговики даже проверяют, имел ли лицензиат реальную возможность подписать договор, в частности пересекал ли он таможенную границу Украины (см., к примеру, определение Киевского апелляционного административного суда от 16.05.2013 г. по делу № 2а-13420/12/2670).

Обычно плательщикам удается отстаивать свои интересы в судах (см. определения ВАСУ от 19.03.2013 г. № К/9991/69827/11, от 29.07.2013 г. № К/800/18169/13, от 03.07.2014 г. № К/800/18942/13).

Между тем очевидно, что заключение лицензионных договоров на использование знака в случае импорта товаров на таможенную территорию Украины без включения сумм роялти в таможенную стоимость товаров сопряжено с налоговыми рисками.

О других нюансах, касающихся работы под одной торговой маркой, можно узнать из следующих материалов издания "БУХГАЛТЕР&ЗАКОН":
  • "Работа под одной торговой маркой: когда обязательна регистрация торговой марки" (№ 07 за 2015 г.);
  • "Работа под одной торговой маркой: учет у лицензиата" (№ 07 за 2015 г.);
  • "Работа под одной торговой маркой: учет у лицензиара" (№ 07 за 2015 г.).


Влада Карпова,
к. э. н.,
консультант по вопросам учета и налогообложения


1. ГКУ – Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 г. № 435-IV.

2. ТКУ – Таможенный кодекс Украины от 13.03.2012 г. № 4495-VI.

3. ХКУ – Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.2003 г. № 436-IV.

4. Закон № 3689 – Закон Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" от 15.12.93 г. № 3689-XII.

5. Постановление № 12 – постановление пленума ВХСУ "О некоторых вопросах практики решения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности" от 17.10.2012 г. № 12.

6. Инструкция № 576 – Инструкция о предоставлении, рассмотрении, публикации и внесении в реестр сведений о передаче права собственности на знак для товаров и услуг и выдачу лицензии на использование знака (международного знака) для товаров и услуг, утвержденная приказом Минобразования от 03.08.2001 г. № 576






Законодательство, связанное с этой статьей,
консультации и комментарии налоговых органов –
все это Вы найдете в системах ЛІГА:ЗАКОН.

Система ЛІГА:ЗАКОН

 

Демо-версия ЛІГА:ЗАКОН